為便利社會(huì )公眾和商標從業(yè)人員更好地理解《商標審查審理指南》(下稱(chēng)《指南》),回應社會(huì )關(guān)切,國家知識產(chǎn)權局商標局就《指南》制定中部分重點(diǎn)問(wèn)題整理了一問(wèn)一答。
《指南》下編第四章為“商標顯著(zhù)特征的審查審理”,本章在承繼《商標審查及審理標準》(2005年制定并發(fā)布,2016年第一次修訂,下稱(chēng)2016《標準》)相應章節的基礎上進(jìn)行了修改和補充?,F就相關(guān)問(wèn)題解讀如下:
1.問(wèn):《指南》為何新增對商標顯著(zhù)特征相關(guān)概念的闡述?
答:《商標法》第九條規定“申請注冊的商標,應當有顯著(zhù)特征,便于識別”,《商標法》第十一條對缺乏顯著(zhù)特征不得作為商標注冊的標志進(jìn)行了規定。顯著(zhù)性是商標的基本屬性,申請注冊的商標應當具備顯著(zhù)特征,商標顯著(zhù)特征審查審理標準規則的構建需要以商標顯著(zhù)特征的概念為基底進(jìn)行。2016《標準》因此對商標顯著(zhù)特征概念進(jìn)行了簡(jiǎn)單地描述,即“商標的顯著(zhù)特征,是指商標應當具備的足以使相關(guān)公眾區分商品來(lái)源的特征”。在商標審查審理實(shí)踐中,我局發(fā)現這一概念過(guò)于抽象,審查員難以從整體理解把握商標顯著(zhù)特征的審查審理要求。因此,《指南》參照相關(guān)實(shí)踐及理論研究,完善了商標顯著(zhù)特征相關(guān)概念的表述:
一是明確商標的顯著(zhù)特征是指“商標應當具備的足以使相關(guān)公眾區分商品或服務(wù)來(lái)源的特征”,具體來(lái)講,是指“商標能夠使消費者識別、記憶,可以發(fā)揮指示商品或服務(wù)來(lái)源的功能與作用”。即商標標志本身應當確保便于識別,使消費者對其產(chǎn)生印象,并將這種印象留存在記憶中,才能最終起到區分商品或者服務(wù)來(lái)源的作用。比如,對過(guò)于復雜的文字或者圖形,消費者難以識別與記憶,將其作為商標就無(wú)法起到區分商品或者服務(wù)來(lái)源的作用,也就不具備商標的顯著(zhù)特征。
二是對《商標法》第十一條涉及的商標顯著(zhù)特征相關(guān)名詞的含義進(jìn)行解釋?zhuān)ā皟H”“本商品”“通用名稱(chēng)、圖形、型號”“僅直接表示”“質(zhì)量”“主要原料”“功能”“用途”“重量”“數量”及其他特點(diǎn)。
三是列明商標的顯著(zhù)性可以通過(guò)兩種方式取得:固有的顯著(zhù)性和通過(guò)使用獲得顯著(zhù)性。
明確上述商標顯著(zhù)特征相關(guān)概念,一方面為了敦促商標審查人員更好地把握商標顯著(zhù)特征的內涵與外延,更準確地判定商標是否具備顯著(zhù)特征,是否可以獲得注冊,從而保證標準執行的一致性和審查結論的正確性,提高審查質(zhì)量;另一方面也提醒申請人在申請注冊商標時(shí),選擇更具有顯著(zhù)特征的標志。
2.問(wèn):增加服務(wù)商標缺乏顯著(zhù)特征判斷有何考量?
答:《指南》相較2016《標準》,補充了大量服務(wù)商標顯著(zhù)特征審查的相關(guān)內容。商標審查要考慮商標注冊申請指定使用的商品或服務(wù)類(lèi)別?!渡虡朔ā返谑粭l只提及了商品商標缺乏顯著(zhù)特征的情形,未提及服務(wù)。2016《標準》也是以商品商標為核心闡述商標顯著(zhù)性的審查,但列舉了服務(wù)商標缺乏顯著(zhù)特征的示例。但《商標法》第四條第二款規定了“本法有關(guān)商品商標的規定,適用于服務(wù)商標”。
近年來(lái),隨著(zhù)生產(chǎn)力的提高和社會(huì )的不斷進(jìn)步,第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的所占比重越來(lái)越大,表現在商標領(lǐng)域,體現為服務(wù)商標的申請量持續快速增長(cháng)。2020年,我國商標申請量達到了911.6萬(wàn),其中指定在第35類(lèi)廣告等服務(wù)上的商標注冊申請就超過(guò)了200萬(wàn)。
為適應上述變化,《指南》在本章,增加了與服務(wù)有關(guān)的顯著(zhù)特征釋義,如“‘質(zhì)量’是指商品或者服務(wù)的優(yōu)劣程度”;補充了涉及服務(wù)類(lèi)別商標顯著(zhù)特征判斷的相關(guān)解釋和案例,如增加了標志僅有指定服務(wù)的通用名稱(chēng)、通用圖形或者僅表示指定服務(wù)的質(zhì)量等特點(diǎn)而缺乏顯著(zhù)特征的案例。
3.問(wèn):《指南》新增其他缺乏顯著(zhù)特征情形的考量?
答:隨著(zhù)商品經(jīng)濟的日益發(fā)展,新業(yè)態(tài)、新模式快速涌現,2016《標準》已經(jīng)落后于審查審理實(shí)踐?!渡虡朔ā返谑粭l第一款第(三)項規定的“其他缺乏顯著(zhù)特征的”商標類(lèi)型日益增多。為適應新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展需求,《指南》全面總結了近年來(lái)商標審查實(shí)踐經(jīng)驗,細化、補充了實(shí)踐中較為常見(jiàn)的其他缺乏顯著(zhù)特征的情形,將其他缺乏顯著(zhù)特征的情形由2016《標準》的11類(lèi)擴充為16類(lèi):
一是修改商標指定使用商品的包裝、容器或裝飾性圖案的顯著(zhù)性認定。2016《標準》中稱(chēng)指定使用商品的“常用”包裝、容器或者裝飾性圖案作為商標缺乏應有的顯著(zhù)特征,《指南》進(jìn)一步明確商品的外包裝“一般消費者不會(huì )將其作為區分商品或者服務(wù)來(lái)源的商標標志看待”不具備商標的顯著(zhù)特征,商品的容器或裝飾性圖案本身不具備商標的顯著(zhù)特征。
二是結合實(shí)踐,明確“日常用語(yǔ)”“網(wǎng)絡(luò )流行語(yǔ)和網(wǎng)絡(luò )流行表情包”“格言警句”均屬于公眾日常表達的一部分,不具備商標應有的顯著(zhù)特征。
三是明確“僅有申請人(不包括自然人)名稱(chēng)全稱(chēng)的”標志、“常用標志符號”“節日名稱(chēng)”難以被識別為商標,缺乏商標應有的顯著(zhù)特征。所謂常用標志符號,包括各類(lèi)日常生活或工作中常見(jiàn)的標志符號;所謂節日名稱(chēng),不僅包括法定節日名稱(chēng),也包括約定俗成的節日名稱(chēng)。
當然,《指南》無(wú)法窮盡列舉所有標志“缺乏顯著(zhù)特征”的情形。具體到某一件標志是否缺乏顯著(zhù)特征,在審查審理實(shí)踐中仍需結合實(shí)際情況進(jìn)行個(gè)案判斷。根據商業(yè)活動(dòng)實(shí)踐的新形勢、商標申請行為的新趨勢和審查工作的新需要,《指南》會(huì )持續更新標志缺乏顯著(zhù)特征的情形,為商標從業(yè)人員和社會(huì )公眾提供更為清晰的指引。
4.問(wèn):標志為企業(yè)名稱(chēng)全稱(chēng)的,如何判斷其顯著(zhù)性?
答:本章3.3.9“企業(yè)的組織形式、行業(yè)名稱(chēng)或者簡(jiǎn)稱(chēng)”、3.3.10“僅有申請人(不包括自然人)名稱(chēng)全稱(chēng)”規定了標志為企業(yè)名稱(chēng)的,其顯著(zhù)性如何判斷的問(wèn)題。
一般而言,僅有申請人(不包括自然人)名稱(chēng)全稱(chēng)的,不具備商標應有的顯著(zhù)特征,但帶有圖形等要素而使整體具有顯著(zhù)特征的除外。
但值得注意的是,近年來(lái),越來(lái)越多的高校、研究院所、醫院、社會(huì )團體等事業(yè)單位或者其他組織將其名稱(chēng)全稱(chēng)注冊為商標,一方面對抗侵權,另一方面利用商標積極擴展其名稱(chēng)的品牌價(jià)值,加大對無(wú)形資產(chǎn)的利用。部分事業(yè)單位或其他組織的全稱(chēng)經(jīng)過(guò)長(cháng)期使用,具有較高知名度,已經(jīng)與相關(guān)事業(yè)單位或者其他組織在實(shí)際使用的商品或服務(wù)上產(chǎn)生了一一對應關(guān)系,不會(huì )造成消費者混淆誤認,可以識別商品或者服務(wù)來(lái)源的,應當視為具備商標的顯著(zhù)特征。例如指定在學(xué)校教育、書(shū)籍出版等服務(wù)上的“”標志,指定在醫院、醫療護理、教育考核等服務(wù)上的“
”標志。
5.問(wèn):《指南》為何修改了含有不具備顯著(zhù)特征標志商標的顯著(zhù)性認定標準?
答:2016《標準》第二部分“商標顯著(zhù)特征的審查”規定,商標由不具備顯著(zhù)特征的標志和其他要素構成,其他要素或商標整體能夠起到區分商品和服務(wù)來(lái)源作用的,則該商標具備顯著(zhù)特征。
但在實(shí)踐中,由圖形部分和文字部分各自獨立組成,圖形部分具備一定顯著(zhù)特征,而文字部分缺乏顯著(zhù)特征的商標,若僅因為其圖形部分具備顯著(zhù)特征而直接認定具備顯著(zhù)特征,存在一系列問(wèn)題:第一,此種認定方式與商標顯著(zhù)性整體認定的原則相悖,且易導致商標權保護的范圍模糊化;第二,實(shí)踐中,有部分商標注冊人借此類(lèi)商標在電商平臺上訛詐或者發(fā)起惡意侵權投訴;第三,這一標準也與當前商標授權確權的實(shí)踐不一致,在相關(guān)商標行政或者司法的案例中通常認為,由圖文單獨構成商標,文字部分為商標主要呼叫部分,文字部分缺乏顯著(zhù)特征的,商標整體應當認定為缺乏顯著(zhù)特征。
因此,經(jīng)梳理和總結相關(guān)案例,在征求了各級法院和學(xué)者意見(jiàn)后,經(jīng)多次討論,《指南》更新了含有不具備顯著(zhù)特征標志的商標顯著(zhù)性認定標準,明確指出“若商標由獨立文字部分和獨立其他要素組成,文字部分不具備顯著(zhù)特征,則該商標整體應認定為缺乏顯著(zhù)特征”。同時(shí),為了充分保障申請人的權益,約束商標審查審理行為,《指南》指出,“如果其他要素具有較強顯著(zhù)特征,商標注冊部門(mén)認為依據該要素有區分商品或者服務(wù)來(lái)源可能的,可以發(fā)出審查意見(jiàn)書(shū),要求申請人對缺乏顯著(zhù)特征文字部分放棄專(zhuān)用權。申請人未放棄的或者在規定期限內未答復審查意見(jiàn)書(shū)的,對其該商標注冊申請予以駁回?!?/p>
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